随着中国企业开拓海外市场步伐的加快,国际展会上出现越来越多中国企业的面孔,出国参展也成为中国企业对外展示产品和品牌最为方便、直接的机会。国际上的主流展会通常持续短短几天,参展企业需要为这几天的展览做出大量的准备,一方面为了展现出企业最好的一面,另一方面也要为展会上可能出现的突发状况准备好应对方案。在这些突发状况中,近年来比较突出的一个环节就是遭遇知识产权侵权执法的风险。
早在2007-2008年的德国著名展会上,中国企业因知识产权侵权嫌疑而遭遇强制措施的消息就引起了广泛的关注。特别是2008年,德国汉诺威通信和信息技术博览会(CeBIT)和柏林消费电子展览会(IFA)上的知识产权冲突空前严重,针对中国产品的大规模查抄行动此起彼伏。这也使得此后很多中国企业对于赴德参展心有余悸,积极性严重受挫。今年年初,美国的拉斯维加斯消费电子展(CES)也传来消息,一家中国常州公司的展位被执法人员查抄,并以涉嫌侵犯专利为由没收了该公司展出的独轮电子滑板样品和宣传资料等物品。尽管一个月后,该公司称对方在美国法院提交了撤诉申请,并没有最终认定侵权,但是这家常州公司也失去了在展会上展现自己的机会,为展会所做的各种努力付诸东流。
知识产权侵权风险由此成为众多中国企业出国参展的心头痛。从著作权、商标、专利各个方面,如果不事先进行专业的排查,风险环节有可能防不胜防。比如,参展宣传图册上对于图片的使用,如果随意使用其他公司网站上的图片,就可能遭遇著作权侵权的指控,曾经就有中国企业因此而在展会上被查抄所有产品图片。有些企业在宣传材料中,为了说明产品可以适用的机器型号,而使用相关知名企业的产品名称或者商标,这种不加特别区分的商标使用,就有可能会构成商标侵权,对此企业有必要以醒目的方式标明自己的品牌,进行严谨和清楚的区分说明,否则有可能为自己招来商标侵权的执法。相对于著作权和商标侵权,在国际展会上遭遇执法情形比例最高的还是专利侵权,既包括发明、实用新型等技术性的,也包括外观设计专利这类使用了他人的产品外观设计的情况。
尽管专利的侵权认定比较专业和复杂,但是当产品是涉及到技术标准的时候,技术标准必要专利(即实施标准不可避免要使用到的专利)权利人就比较容易能够证明产品存在侵权嫌疑,这在消费电子、通信类产品中尤为突出。例如,在涉及到移动通信、数字电视技术、视频编码解码技术等领域,相关技术标准的专利权人只要看到参展产品涉及到此类技术领域,就可以提出专利侵权质疑。这也是2007-2008年间德国展会查抄中国企业展台的一种典型情况。
对于国外的知识产权权利人来说,他们可以使用多种维权途径。首先,他们可以聘请律师向参展企业发出警告信函,告知侵权存在并要求停止侵权。这类警告信函主要起到通知的作用,一般会留有协商和谈判的空间,而并没有法律上的直接效力,对参展商来说是相对比较温和的措施。但是如果应对不当或者置之不理,都可能导致权利人下一步寻求法院禁令。此外,也有些警告信函是在展会开始之前就已经发出,如果得不到满意答复,权利人很可能在展会期间就寻求并获得法院颁发的禁令,导致参展商无法参展。
其次,比发送警告信函更为常见的,是权利人直接向法院取得诉前禁令,要求禁止参展商展出其产品。诉前禁令是目前很多国家和地区都采用的制度,在我国也被称为行为保全,对于权利人来说是杀伤力很强的武器。在德国法院,权利人要想获得诉前禁令,需要向法官证明:他持有某项有效的知识产权;该项权利的合法性和有效性经得起质疑;存在充分证据证明被控侵权行为成立;事情具有紧急性。在展会的情况下,法官通常会认同情况的“紧急”程度,在作出诉前禁令的决定之后,也会立即派遣执行人与权利人的律师一起到展台进行执行。在美国法院,同样存在获得类似的“临时限制令”或者“初步禁令”的可能性。在美国,权利人需要证明:
第一,原告从实体上有胜诉可能性;
第二,如果不发初步禁令将对原告产生无法弥补的侵害;
第三,如果不发初步禁令给原告造成的困难,大于如果发出初步禁令会给被告造成的困难;
第四,发出初步禁令符合公共利益。在德国和美国的展会上,很多针对参展商的执法都是通过此类民事程序的诉前禁令或者初步禁令而作出的。
再次,权利人还会动用警察的力量,诉诸刑事执法机制。在不少国家,故意的知识产权侵权行为都可能构成犯罪而触犯刑律。在德国,经验丰富的知识产权律师经常采用刑事举报的方式,这可能会导致警方展开查封行动,并由检察官启动刑事调查程序。刑事措施对侵权人产生的制裁效果是最具有威慑力的,侵权人基本没有任何回旋的余地,权利人能够以最低的成本在最低的时间内对侵权人实施打击。在德国展会上,就曾经出现过大批警察入驻展会进行查封的惊人场景。
此外,权利人还可以通过海关途径进行执法。在德国,权利人可以向海关当局提交一份关于边境查封的总申请。海关既可以在货物进入德国境内的时候进行检查,也可以在展会上进行检查。如果海关官员怀疑存在侵权商品,他们会扣押商品,然后通知进口商和权利人。很多时候这里的进口商是物流公司而不是制造商或者销售商。如果进口商在十个工作日之内不对扣押提出异议,并提交异议理由,商品就会被正式查封并销毁。在美国,边境措施除了海关执法之外,还有国际贸易委员会(ITC)的337程序,通过特定的程序决定是否对侵权嫌疑人发布排除令或者禁止令。
面对环环相扣的知识产权侵权执法途径,赴海外参展的中国企业需要改变以往在知识产权领域粗放型的作风,改成精耕细作,在事前事中事后都按部就班采取步骤,把风险可能造成的损害降到最低。
对于知识产权侵权风险,治本的方式还是把侵权嫌疑从源头消灭。因此,事前的知识产权检索和风险排查就是必不可少的,这种被称为“自由开展业务(freeto operate)”的专业检索,需要由知识产权专业人员来进行操作。当具体的参展商品和材料确定下来之后就应当开始进行。要想让检索结果尽量准确,最好还要聘请参展国本地的专业律师给出评价。参展企业可以据此应对警告信函、法院禁令以及刑事措施中的各种申辩环节。
针对法院的临时禁令,在德国有一个非常有效的应对方式,就是提前向法院提交“保护信函”,阐明针对自己的产品不应当颁发诉前禁令的理由,一旦有权利人提起诉前禁令的程序,这份保护信函一方面可以试图提前说服法官不要颁发禁令,另一方面至少为参展商争取到了庭审的机会,为自己赢得了时间,以及在法官面前进行反击的宝贵机会。与此同时,这份保护信函也可以同时向海关和刑事执法机关进行提供,防止由于权利人单方的投诉而造成执法人员的偏听偏信。
如果参展商本身是受托生产产品的OEM厂商,或者就知识产权授权义务与上游企业达成过协议,那就应当在参展过程中准备完善的协议文本,证明自己的产品制造和展出已经得到权利人的授权。而作为前提,企业应当在与委托生产的上家签订合同时就知识产权问题进行周全而清晰的约定,并获取知识产权合法授权的相关权利证明或证书。
对于遭遇民事诉前禁令、刑事措施等强制性措施的情形,切忌慌乱之下反抗执法,否则很可能承担知识产权侵权之外更加严重的责任。尽管这些强制性措施严重干扰了参展活动,但是制度上一般都提供了后续进行申辩、抗辩的可能性。参展商应当借助当地专业律师的帮助,积极通过法律程序阐明自己不构成侵权的理由,包括在法院的后续程序中提出抗辩、在海关提出异议等,依然有可能洗清自己侵权嫌疑,甚至要求由于错误执法而获得损失的赔偿。
本文开头提到的在CES展会上被法院颁发禁令的常州公司,就是由于后续的积极应诉,导致对手在法院撤诉,并保有追究损害赔偿的权利。这一案例与早年在德国展会遭遇滑铁卢而一筹莫展的中国企业形成对比,也体现了中国企业在开拓海外市场中逐步走向成熟的过程。